В какую западню можно попасть, не зарегистрировав товарный знак

Обычно на формирование успешного бренда уходят годы, тратятся огромные бюджеты. Но, как оказалось, в Казахстане многие компании, проработав несколько лет и заработав авторитет, не спешат регистрировать товарный знак. Корреспондент делового еженедельника «Капитал.kz» побеседовал с основателем юридического агентства «АРБИС» Тимуром Жаркеновым и узнал, какие проблемы есть на рынке по защите прав интеллектуальной собственности.

– Насколько активно казахстанские предприниматели стали обращаться за защитой прав интеллектуальной собственности?

– Последние 3-5 лет достаточно часто. Обращения бизнеса связаны как с защитой прав по использованию товарных знаков, так и с защитой авторского права. Зачастую споры касаются компаний, которые успешны на рынке и генерируют прибыль.

– Какие санкции ждут компанию, которая возьмет чужой логотип?

– В зависимости от обстоятельств дела может быть наложен штраф или конфискована крупная партия товара.

– Каким может быть штраф?

– В рамках административной ответственности порядка 80 тыс. тенге. Если же незаконное использование чужого товарного знака повлекло крупный ущерб, то ответственное лицо может быть привлечено даже к уголовной ответственности.

– Расскажите интересные случаи, с которыми вы сталкивались в своей практике.

– Недавно ко мне обратились предприниматели из Астаны, которые занимались реализацией в Казахстане шуб из Китая. На этих шубах они размещали разработанный ими логотип. Но в один из дней к ним с проверкой пришли из органов юстиции и наложили арест на всю партию товара. И, как оказалось, на эту столичную компанию написала заявление компания, которая реализует шубы в Алматы, ее обвиняли в использовании чужого товарного знака. В результате выяснилось, что логотипы двух этих фирм оказались очень схожи. Причем, как пояснила компания из Астаны, она не имела представления о том, что в Алматы есть фирма с похожим лейблом.

По законодательству, тот, кто первый зарегистрировал товарный знак, тот и является его правообладателем. И если какая-то компания воспользуется этим логотипом, она нарушит законодательство. В этом случае интересы алматинской компании, которая ранее надлежащим образом зарегистрировала свой товарный знак, были нарушены.
Еще один интересный случай. Недавно ко мне обратился один из учредителей крупной компании, у которого возникли разногласия со своим партнером по бизнесу. При разделе их бизнеса выяснилось, что товарный знак компании был зарегистрирован только на одного учредителя. И получается, только он имел право использовать лого фирмы. В результате, несмотря на то, что партнеры разделили между собой имущество, активы пропорционально вложениям в уставный капитал, один из них де-факто лишился всего бизнеса.

Расскажу еще один случай. Одна казахстанская компания являлась дистрибьютором посуды из Китая. Импортируя посуду в Казахстан, казахстанская фирма маркировала посуду своим логотипом и продавала на территории РК. В Казахстане бизнес по продаже посуды развивался активными темпами, местная компания стала аккумулировать огромные прибыли. Видя это, китайские производители посуды приехали в Казахстан и зарегистрировали право на товарный знак, под которым продавалась посуда. В результате китайская сторона расторгла партнерские отношения с казахстанской компанией и стала реализовывать свою посуду под уже своим товарным знаком.

Хотелось бы донести, что современный бизнес – это не помещение, оборудование или другие материальные активы, это, прежде всего бренд. Именно поэтому очень важно регистрировать товарный знак.

– Сколько на рынке стоит разработка товарного знака?

– Разработка бренд-бука обойдется в 2-3 млн тенге. В стоимость входит все: от нейминга до позиционирования продукта. Уточню: бренд – более обширное понятие, чем товарный знак. Товарный знак – это значок, лейбл, один из элементов визуализации продукта. Бренд – это целый концепт, он включает общее восприятие продукта, его ценности, в том числе товарный знак, слоган. Между тем, повторюсь, каждый бизнес должен начинаться с регистрации товарного знака.

– Куда стоит обратиться компании, чтобы понять, совпадает ли ее бренд, логотип с каким-либо брендом на рынке? Возможно, есть какая-то база?

– Изначально организации следует обратиться к юристу, который проверит товарные знаки на охраноспособность (соответствие требованиям законодательства) и по реестру. Все товарные знаки регистрируются в РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (РГП НИИС). Там сконцентрированы реестры товарных знаков, в которых можно посмотреть все товарные знаки, зарегистрированные в Казахстане. Эта процедура займет от 15 до 30 дней, она обойдется ориентировочно в 30 тыс. тенге. Если ваш товарный знак или похожий на него до степени смешения есть в этом реестре, то вам нужно будет поменять товарный знак.

Процедура регистрации товарных знаков в Казахстане занимает около 8-9 месяцев. Регистрация товарного знака платная, оплата услуг государственного органа составляет около 88 тыс. тенге. После получения свидетельства о регистрации товарного знака охрана этого знака распространяется на всю территорию Казахстана и действует в течение 10 лет. Регистрацию можно продлевать на последующие 10-летние сроки неограниченное количество раз.

– Сколько стоят услуги юриста, который проведет сверку и регистрацию товарного знака?

– На рынке очень большой разброс цен, но в среднем от 160 тыс. тенге, включая услуги государственного органа. Товарный знак можно регистрировать как на юридическое, так и на физическое лицо. Опытный юрист объясняет, какая схема более эффективна в каждом случае отдельно.

– Сколько стоит экспертиза, которая даст понять степень схожести одного товарного знака с другим?

– Такая экспертиза в НИИС стоит от 100 тыс. до 400 тыс. тенге. Это заблуждение, что регистрировать нужно только товарные знаки. Регистрировать стоит все составляющие бренда: визуальные, изобразительные, объемные. Например, регистрировать стоит слоган и даже уникальный внешний вид продукта. К примеру, бутылочка Coca-Cola – это некий объемный товарный знак, ее форма неповторима, с ее помощью сразу можно идентифицировать продукт.

Если упаковка товара имеет какие-то отличительные особенности, например, специфическую, узнаваемую форму, лучше ее зарегистрировать – это обезопасит компанию от недобросовестных конкурентов.

– Наблюдаются ли какие-то мошеннические схемы по товарным знакам?

– В последнее время случаи мошенничества участились. Это связано с тем, что в Казахстане активно стали появляться товарные знаки, которые многие компании не регистрируют. Появились так называемые легальные мошенники, которые стали системно, на регулярной основе мониторить рынок, выявлять незарегистрированные раскрученные товарные знаки и регистрировать их на себя. И в результате они стали предъявлять претензии к реальным предпринимателям, требуя от них деньги за выкуп права на владение товарным знаком. Суммы выкупа могут доходить до нескольких миллионов. И это не единичные случаи. На рынке зачастую такие схемы используют одни и те же лица, компании.

Поэтому еще раз призываю предпринимателей более внимательно относиться к своему бизнесу, регистрировать товарные знаки, бренды.

Если помните, в 2017 году разгорелся скандал по поводу логотипа «Сделано в Казахстане». Этот логотип имели право наносить на свои товары местные производители. В апреле 2015 года Национальное агентство по развитию местного содержания (NADLoC) по поручению Министерства по инвестициям и развитию РК объявило конкурс на лучший логотип «Сделано в Казахстане». Его выиграло одно из рекламных агентств. В 2017 году Ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей «Сделано в Казахстане» сообщила, что ей принадлежат права на логотип. И, учитывая это, в ассоциации заявили, что компании имели право использовать лого «Сделано в Казахстане» только имея членство в ассоциации.

В результате ко многим предпринимателям, использующим бренд «Сделано в Казахстане», стали поступать письма с требованием оплатить использование логотипа.

Таким образом, оказывается, что Национальное агентство по развитию местного содержания не зарегистрировало право на логотип «Сделано в Казахстане». В итоге де-факто под прессинг Ассоциации товаропроизводителей и предпринимателей «Сделано в Казахстане» попали многие добросовестные производители.

Считаю присвоение товарного знака «Сделано в Казахстане» ассоциацией некорректным, потому что логотип формировался в рамках республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана». Повторюсь: конкурс был направлен на поддержку местных товаропроизводителей.

Являюсь членом Комитета малого и среднего бизнеса НПП «Атамекен». Учитывая поступление запросов от отечественных товаропроизводителей, в ходе заседания комитета на площадке НПП «Атамекен» мы поднимали проблему товарного знака «Сделано в Казахстане». Затем мы подготовили заключение, в котором были изложены соответствующие нарушения законодательства. Насколько мне известно, недавно на апелляционной коллегии при НИИС, по заявлению Союза обрабатывающей промышленности, были аннулированы права ассоциации на правообладание товарным знаком «Сделано в Казахстане».

– Получается, что товарный знак «Сделано в Казахстане» должно было зарегистрировать Национальное агентство по развитию местного содержания (NADLoC)?

– Верно. Получается, что в Казахстане даже на государственном уровне, на мой взгляд, не всегда есть четкое представление о необходимости регистрации товарных знаков.

– Насколько мне известно, домены также можно зарегистрировать как товарный знак….

– Верно. Каждому сайту, имеющему доменное имя, желательно это сделать. Поясню: по сути, практически каждый сайт берет доменное имя в аренду и ежемесячно или ежеквартально оплачивает его аренду провайдеру. И если какое-то юридическое лицо по каким-то причинам не заплатит за аренду доменного имени в срок, то велика вероятность, что его домен может кто-то перекупить. В итоге бренд, например, домен интернет-магазина, может стать чьей-то собственностью. Это может повлечь блокировку сайта, и в последующем – судебное разбирательство.

– Уточню: предположим, кондитерская фабрика три года производила конфеты, но из 20 наименований у нее не было зарегистрировано 2 наименования… И вот одна из компаний решила зарегистрировать вот эти два наименования (по сути, товарных знака) на свое имя. Какова вероятность, что кондитерская фабрика на суде отстоит свое право на использование вот этих двух наименований конфет?

– Вероятность такого исхода дела очень мала, потому что наименования конфет не были зарегистрированы в НИИС. Видите, все еще зависит от судебной практики по ведению таких дел. В Казахстане это направление только развиваются, судьи постепенно набираются опыта по таким делам.

– Сейчас планируется внести в законодательство по защите прав интеллектуальной собственности какие-то поправки?

– Я являлся членом рабочей группы, которая как раз обсуждала вопрос о внесении поправок в законодательство, регулирующее защиту интеллектуальной собственности. Недавно на уровне законодательства было введено понятие «контрафактный товар». Ранее это понятие применялось только в отношении авторского права, по отношению к товарным знакам оно использовалось только до 1998 года.

– Что это дало?

– Существует так называемый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. В этот реестр включены товарные знаки товаров, которые могут импортироваться на территорию стран ЕАЭС. Уточню: на территорию стран ЕАЭС запрещается завозить товары, маркированные товарным знаком без согласия правообладателя этого товарного знака.

Но, несмотря на этот нюанс в законодательстве, многие компании злоупотребляют своим положением. Например, насколько мне известно, на территории Казахстана нет официальных точек реализации мебели шведской компании IKEA. Но товарный знак IKEA зарегистрирован у нас в стране. По законодательству, на территории РК нельзя реализовывать товар, маркированный товарным знаком IKEA, если сама IKEA не дала разрешения на реализацию ее продукции в одной из стран ЕАЭС.

Между тем ко мне уже обращался за консультацией казахстанский предприниматель, продающий мебель IKEA в Казахстане. К нему предъявили претензии представитель головного офиса IKEA. Головной офис шведской компании направил заявление на возбуждение административной проверки бизнеса предпринимателя и на привлечение его к административной или уголовной ответственности. Претензия IKEA заключалась в том, что она не предоставляла предпринимателю право на реализацию продукции, маркированной товарным знаком IKEA.

Хотя этот предприниматель закупал товар в России у официального представителя IKEA и товар являлся оригинальным, риск его привлечения к административной ответственности был высок. Чтобы исключить подобные риски по привлечению к административной или уголовной ответственности добросовестных предпринимателей, необходимо четкое понимание, что контрафакт – это поддельный товар. Нужно понимать, что предприниматели, реализующие именно оригинальный товар, не являются субъектами этих правонарушений.

Источник